米国発明法の特許防衛戦略 |
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目次 Ⅰ 2011年改正で新たな時代へ 第1章 米国発明法の概略 1 はじめに 2 主な改正事項 第2章 先願主義への移行 1 先行技術の定義の変更 2 新旧第102条の法律構造の相違 3 新規性(第102条) 4 グレースピリオド(第102条⒝⑴:第102条⒜⑴の例外) 5 開示された発明主題(第102条⒝⑵:第102条⒜⑵の例外) 6 共同所有権(Common Ownership:第102条⒞) 7 自明性(第103条) 8 日本の先願主義との相違点 9 第102条における問題点 10 新法・旧法の適用の時期 11 先願主義導入後の対策 第3章 その他の主な改正 1 特許付与後異議申立制度 (Post-Grant Opposition Proceedings) 2 付与前情報提供制度(Preissuance Submissions) 3 補充審査(Supplemental Examination) 4 弁護士の助言・鑑定(Advice of Counsel) 5 ベストモード要件(Best Mode Requirement) 6 優先審査(Prioritized Examination) 7 先使用権(Prior User Rights) 8 ネット上の表示(Virtual Marking) 9 虚偽表示(False Marking:第292条) 10 訴訟の併合(Joinder of Parties:第299条) Ⅱ 特許権行使に対抗する手続 第1章 防御手段と権利化を阻止する手段 1 特許付与後の異議申立制度 2 付与前の情報提供制度 第2章 USPTOの審査と裁判所の審理の相違 1 USPTOと裁判所の役割 2 USPTOと裁判所での立証基準の相違 3 付与後異議申立で採用される立証基準 4 クレームの補正ができない裁判所 5 査定系再審査・付与後レビュー・当事者系レビューの開始 基準の相違 第3章 付与後異議申立制度 1 付与後レビュー 2 当事者系レビュー 3 付与後異議申立におけるディスカバリ手続 第4章 査定系再審査 1 査定系再審査制度の概略 2 査定系再審査の利用目的 3 査定系再審査手続とそのメリット 第5章 付与前情報提供 1 背 景 2 付与前情報提供の概要 3 特許性を争う他の手続との比較 Ⅲ 改正特許法下での防衛戦略 ―付与前・付与後手続・弁護士鑑定の有効活用 第1章 申立人における付与後異議申立のメリットと留意点 1 付与後異議申立を活用するメリットとその効果 2 付与後異議申立手続で留意すべきこと 第2章 特許権者の付与後異議申立への対応戦略 1 特許権者にとって不利な制度 2 予備的応答段階での時期的・証拠提出の制限 3 特許権者による必須情報開示書とディスカバリ 4 審判部での審理 5 和 解 6 特許権者にとって付与後異議申立がもたらす効果・メリット 7 異議申立に対する防御 第3章 付与前情報提供のメリットと留意点 1 付与前情報提供によるメリット 2 付与前情報提供による潜在的リスク 3 競合他社特許出願に対する戦略 4 第三者から情報提供を受けた場合の対応 第4章 弁護士の助言・鑑定の活用による防衛戦略 1 背 景 2 故意侵害・誘発侵害の立証水準に関する判例 3 弁護士の助言・鑑定の概要 4 鑑定書はもはや不要か? 5 鑑定書を取得することのメリット 第5章 特許権者による補充審査の活用 1 不公正行為の判例 2 補充審査の概要と活用 索 引 |
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岸本 芳也(きしもと よしなり) 外国法事務弁護士,ニューヨーク州弁護士,コロンビア特別区弁護士,連邦巡回控訴裁判所(CAFC)弁護士,日本国弁理士,米国弁理士。元特許庁審査官。現在,シュグルー・マイアン外国法事務弁護士事務所・代表パートナー。 米国特許訴訟代理,鑑定,ライセンス,米国特許出願,再審査などの業務のほか,訴訟に巻き込まれないための防御戦略などのリーガル・カウンセリングに精力的に取り組んでいる。 所属団体:第二東京弁護士会,日本弁理士会,ニューヨーク州弁護士会(NYSBA),コロンビア特別区弁護士会(BADC),日本知的財産保護協会(AIPPI),米国弁護士会(ABA),米国知的財産弁護士協会(AIPLA),国際ライセンス協会(LES),米国特許法律事務所協会(APLF),The Tokyo Intellectual Property American Inn of Courtの設立メンバーにMasterとして参加。 [主要著書・論文] 『米国での特許訴訟防衛マニュアル』(中央経済社), 『社長になる人のための知財活用の本・米国編』(共著,日本経済新聞出版社), 「『パテント・トロール』防衛のための訴訟前対応」(ビジネス法務,中央経済社,2007年5月), 「ナノテク特許の審理手続巡る米国の控訴審で初判決」(日経ナノビジネス,日本経済新聞社日経産業消費研究所,2006年6月), 「How to Challenge Patent Validity」(Managing Intellectual Property,2005年5月)など多数。 |